确认不侵害专利权之诉是知识产权领域特有的诉讼类型,其核心在于消除权利人滥发侵权警告导致的法律关系不稳定状态。本文结合最高人民法院及地方各级法院的相关案例,系统分析法院在审理此类案件中的审判原则。研究发现,法院在受理条件审查、利益平衡原则适用及救济措施等方面形成了一套相对统一的裁判规则。具体而言,法院严格遵循《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条的程序要求,同时通过灵活解释“催告义务”和“侵权警告范围”应对权利滥用行为。此外,不稳定状态导致被警告人的损失所带来的网络侵权责任、不正当竞争纠纷与确认不侵害专利权之诉并存成为有效的救济措施。
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【法律基础】
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条;
《中华人民共和国电子商务法》第四十二条第一款、第二款;
《中华人民共和国反不正当竞争法》第二条。
根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条,确认不侵害专利权之诉的受理需满足三项条件:(1)权利人发出侵权警告;(2)被警告人书面催告权利人行使诉权;(3)权利人在合理期限内未撤回警告或起诉。
【案例分析】
【案例1:(2020)最高法知民终46号:专利权人因相对人的催告而行使的专利权与其侵权警告所依据的专利权应具有一致性,否则不应认为专利权人针对催告在合理期限内积极行使权利。】
兰州某合金公司委托律师向浙江某科技评估中心发送律师函,称杭州某电力公司的被控侵权产品侵害了其涉案专利权,科技评估中心通过该科技成果鉴定的行为亦涉嫌侵害专利权,要求科技评估中心尽快撤销对杭州某电力公司被控侵权产品的错误科技成果鉴定,科技评估中心遂向杭州某电力公司告知此事。杭州某电力公司委托律师向兰州某合金公司发送律师函,表示其不构成侵权,并要求兰州某合金公司撤回侵权警告及提起诉讼;兰州某合金公司在收到律师函后在合理期限内未撤回侵权警告,也未提起诉讼。故杭州某电力公司提起确认不侵害专利权之诉。
最高院明确即便权利人向第三方(如鉴定机构)发送警告函,只要该行为实质影响被警告人的商业利益,即可视为满足“侵权警告”要件。此外,被警告人的催告函需包含“要求权利人行使诉权或撤回警告”的明确意思表示。本案中,杭州某电力公司通过律师函要求兰州某合金公司“如兰州某合金公司认为存在侵权情况,应向有权处理知识产权纠纷的法院或有关部门主张”,并要求兰州某合金公司“在收函之日起十五个工作日内撤回侵权警告内容”的情形,应当认定杭州某电力公司已经履行了书面催告兰州某合金公司行使诉权或撤回警告的义务”,对于兰州某合金公司针对杭州某电力公司的相关专利提起无效宣告请求行为,并不能阻却杭州某电力公司提起确认不侵害专利权之诉。
【案例2:(2019)最高法知民终5号:专利权人仅针对被诉侵权产品的部分生产者、销售者、使用者向专利行政部门提起专利侵权纠纷处理请求,导致未参与该行政处理程序的生产者、销售者、使用者的经营处于不确定状态的,可以认定该专利侵权纠纷处理请求对于上述未参与行政处理程序的生产者、销售者、使用者构成侵权警告。】
苏州某机械公司向专利行政部门提起专利侵权纠纷行政处理请求,认为某昆山轮胎公司使用的某型号的轮胎成型机侵害其涉案专利权,某昆山轮胎公司遂提起针对该涉案专利的专利权无效宣告,专利行政部门出具了中止处理通知书。被控侵权产品的生产者某荷兰公司必然认识到其所生产、销售的设备可能受到侵权指控,一旦纠纷处理机关认定构成侵权,其设备市场必然受到影响,故向苏州某机械公司邮寄了催告函,并要求苏州某机械公司撤回行政投诉或行使诉权。在本案中,专利权人仅针对被诉侵权产品的使用者向专利行政部门提起专利侵权纠纷处理的请求,导致被诉侵权产品生产者、销售者的经营处于不确定状态,且其不能参与行政处理程序以维护其权益。尽快确定被诉侵权产品是否落入涉案专利权保护范围,符合涉案各方利益,有利于节约行政和司法资源。从而认定此类专利侵权纠纷行政处理请求属于专利权人发出的侵害专利权警告,未能参与行政处理程序的相关方有权提起确认不侵害专利权之诉。
【案例3:(2022)最高法知民终1744号:权利人的侵害专利权警告未明确其所指向的具体被警告侵权产品的,人民法院可以在被警告人因该警告而受到负面影响的产品范围内,结合被警告人的诉讼请求,合理确定确认不侵害专利权案件所应审理的具体被警告侵权产品。】
东莞某电子公司向多个案外招标单位发送侵权产品告知函,称北京某信息公司和广州某电子公司所生产的手机检测门仿制了东莞某电子公司产品,侵害其多项涉案专利权。该侵权产品告知函并未明确具体的手机检测门产品型号。基于此,北京某信息公司请求确认其生产、销售的三种型号手机检测门产品及其系统不侵害东莞某电子公司拥有的涉案专利权。在大部分情况下,权利人的警告对侵权产品会有明确具体的指向。本案中,东莞某电子公司在发出相关警告函时并未明确指向具体的某款侵权产品,但是该警告函所影响的范围在其发出时已经明确,即手机检测门产品;而且,根据现有证据,东莞某电子公司发出警告函时,被警告的手机检测门产品的具体型号尚无法从公开渠道获知,在东莞某电子公司未提供证据证明其发出警告函时所针对的具体产品及型号的情况下,有理由认为东莞某电子公司侵权警告函针对的是北京某信息公司、广州某电子公司生产的全部手机检测门产品。
【案例4:(2016)苏民终610号:权利人在撤回侵权诉讼后仍保留侵权指控,被警告人可直接提起确认不侵害专利权之诉。】
某机械股份公司向昆山某机械公司及其客户发送律师函,警告称昆山某机械公司的纺纱线套袋机构成对其涉案专利的专利侵权,其后,某机械股份公司以昆山某机械公司为被告向苏州中院提起涉案专利的侵权诉讼,经过苏州中院现场勘验和审理,认定昆山某机械公司的产品没有落入涉案专利的保护范围。某机械股份公司在实体审理已经终结的情况下申请撤诉,法院予以准许。昆山某机械公司认为某机械股份公司的撤诉行为表明其保留在不特定时间再次起诉昆山某机械公司的诉权,且拒绝确认昆山某机械公司没有侵害其专利权这一事实,该行为为昆山某机械公司在中国地区开展经营带来严重不确定的不利影响,遂向法院提起确认不侵害专利权之诉。本案权利人在撤回侵权诉讼后仍保留侵权指控,导致被警告人持续处于不安状态,此时机械适用催告程序“徒增程序空转”,故允许被警告人直接起诉。
【案例5:(2022)最高法知民终1009号:确认不侵害专利权之诉的合理开支审查。】
南京某智能公司向无锡某制造公司经销商A发出告知函,声明经销商A销售给某市建设工程质量监测站的全自动抗渗仪设备涉嫌侵害其涉案专利权。无锡某制造公司遂委托律师向南京某智能公司发出律师函,要求其在收到律师函之日起一个月内撤回告知函或向法院提起侵权诉讼,南京某智能公司合理期限内未撤回也未就告知函上的内容提起诉讼。故无锡某制造公司提起确认不侵害专利权之诉并主张合理开支。本案经最高人民法院审理并给出在确认不侵害专利权诉讼中,不宜支持被警告人或者利害关系人要求权利人赔偿律师代理费等合理开支的诉讼请求。首先,从现行法律和司法解释的规定来看,并无在确认不侵害专利权纠纷中支持原告律师代理费等合理开支的特别规定。其次,从确认不侵害专利权诉讼涉及的具体争议来看,亦不存在律师代理费转付的基础。确认不侵害专利权纠纷系保护被警告人或利害关系人免受是否侵害他人专利权这一不确定状态干扰的补救性诉讼,在诉的分类上属于民事消极确认之诉,一般不涉及损害赔偿责任的承担,除有证据证明专利权人存在权利滥用或者实施商业诋毁等不正当竞争行为之外,通常也难以认定专利权人具有主观上的可责性。最后,如果专利权人存在权利滥用、实施不正当竞争等行为致被警告人或利害关系人权益受损的,受损害方可以依据反不正当竞争法及其司法解释的规定另行主张损害赔偿。
【案例6:(2023)最高法知民终3141号:确认不侵害专利权与网络侵权责任之诉并案审查。】
上海某汽车公司向电商平台提交了其自行制作的《专利侵权分析报告》及某省知识产权研究与服务中心出具的《专利侵权比对分析报告》投诉常州某车辆公司销售的两款产品侵害其涉案专利权,电商平台基于此下架了上述两款产品。报告指出被控侵权产品的技术特征落入涉案专利的保护范围。常州某车辆公司委托律师以EMS方式向上海某汽车公司发送律师函,要求其立即停止侵权、向电商平台撤回投诉、书面确认常州某车辆公司销售的被投诉商品不侵权,并催告其行使诉权。该函件签收后,上海某汽车公司未撤回相关投诉,亦未提起侵权诉讼。常州某车辆公司遂提起确认不侵害专利权之诉。本案中,常州某车辆公司诉请确认被诉侵权产品未侵害上海某汽车公司涉案专利的专利权,赔偿其因被投诉商品下架造成的损失及维权合理开支,并申请法院向电商平台调取案涉两款被投诉商品的销售数据,以此为据计算被投诉商品下架所造成的损失。确认不侵害专利权之诉为消极确认之诉,实质系常州某车辆公司针对上海某汽车公司“侵害专利权”主张的一种反驳,并不涉及损害赔偿,且常州某车辆公司就上海某汽车公司的投诉行为所造成的损失所提诉请与确认不侵害专利权的诉请涉及不同的法律关系,故仅以确认不侵害专利纠纷作为本案案由,未能涵盖常州某车辆公司的全部诉请,本案案由应为确认不侵害专利权纠纷及网络侵权责任纠纷。经审理认定:常州某车辆公司销售的被控侵权产品未落入涉案专利保护范围,确定不侵害专利权请求成立,且上海某汽车公司通知错误,支持赔偿常州某车辆公司损失,未支持合理开支。
【案例7:(2020)粤民终2906号:确认不侵害专利权与不正当竞争之诉并案审查。】
广州某美容公司就广州某医器厂生产的被控侵权产品向某知识产权局提起外观设计专利侵权纠纷行政处理请求。广州某医器厂提交了现有证据,辩称被控侵权产品属于现有设计,未侵害涉案专利权;后广州某美容公司书面提出撤回该案行政处理请求并获得准予。但提交撤回行政处理请求后,广州某美容公司仍继续向电商平台投诉广州某医器厂生产的被控侵权产品涉嫌侵权,广州某医器厂遂委托律师向广州某美容公司发送律师函,要求其立即停止所有投诉并协助广州某医器厂恢复已被下架、删除的销售链接或者尽快向有管辖权的人民法院提起专利侵权之诉。邮件签收后,广州某美容公司在合理期限内未提起诉讼,亦未撤回相关网上侵权投诉警告。广州某医器厂遂提起确认不侵害专利权与不正当竞争纠纷之诉。经法院审理认定:涉案专利属于现有技术,确认不侵害专利权请求成立。涉案专利的权利人在撤回专利侵权行政处理请求后继续向电商平台投诉主观上存在打压恶意,客观上存在扰乱市场竞争秩序,损害其他经营者合法权益的行为,构成不正当竞争,应承担停止侵权及赔偿损失与合理开支的民事责任。
首先,关于确认不侵害专利权之诉的法律规定来自于《最高人民法院关于审理侵害专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条中做出的规定:“权利人向他人发出侵害专利权的警告,被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权,自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内,权利人不撤回警告也不提起诉讼,被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵害专利权诉讼的,人民法院应当受理”。
其次,对于“侵权警告”并无具体的规定,其关键在于使潜在的侵权之诉被告感受到了威胁和不安。“侵权警告”在司法实践中具体有以下表现形式:(一)向涉嫌侵权人发送专利侵权警告函;(二)向电商等销售平台投诉;(三)向海关、工商、证监会等行政机关投诉;(四)向专利行政部门提出处理专利侵权纠纷请求,但该行政程序未能或无法就争议事实作出确定性裁决;(五)权利人提起专利侵权诉讼后又撤诉。
最后,“确认不侵害专利权之诉”、“确认不侵害专利权与网络侵权责任之诉”均不宜支持原告要求赔偿合理开支的诉讼请求。但是在确认不侵害专利权之诉案件中,涉及网络侵权责任纠纷的,可以基于《中华人民共和国电子商务法》要求赔偿经济损失;涉及不正当竞争纠纷的,可以基于《反不正当竞争法》要求赔偿经济损失以及合理维权开支。
本文作者:何冰 校对:林海霞
参考来源:
(2020)最高法知民终46号
(2019)最高法知民终5号
(2022)最高法知民终1744号
(2016)苏民终610号
(2022)最高法知民终1009号
(2023)最高法知民终3141号
(2020)粤民终2906号
南京知识律师事务所二级合伙人、优秀律师、优秀代理师,专利诉讼团队成员,南京市律师协会产业链法律服务专业委员会委员、业务创新指导专门委员会委员,南京市律师协会“百名知识产权领军人才”(第二期)。拥有知识产权与机械自动化双学位,具备丰富的理工科专业知识,长期从事知识产权领域诉讼及非诉业务。主要执业领域:专利、商标、著作权申请与侵权诉讼、专利无效和行政诉讼、专利检索分析、知识产权尽职调查、知识产权项目申报、专利奖申报、上市/拟上市企业知识产权战略咨询和规划。