张苏沛律师:一项外观设计,十场殊死搏杀

  关键词:最高人民法院、外观设计、专利、提审

  案号: (2018)苏05民初515号、(2018)苏民终1495号、(2020)最高法民再376号


【案件回眸】

2018年4月8日,汪某向苏州市中级人民法院提起诉讼,诉称:汪某系名称为“滚动式磨碎器”外观设计专利(专利号为ZL201230605450.5)的专利权人,经调查发现,常州无限公司存在侵权行为,且具有明显的侵权故意,要求:停止侵权;赔偿100万。:(2018)苏05民初515号。

2018年8月7日,公司再收诉状,汪某向福州市中级人民法院也提起诉讼,要求:停止侵权;赔偿50万。:(2018)闽01民初512号。

同一年度,汪某向北京知识产权法院提起诉讼,要求:停止侵权;赔偿100万。:(2018)京73民初68号。

山雨欲来风满楼。

泪未干,2018年9月11日,苏州市中级人民法院率先判决:侵权成立,赔偿263800元。2018年9月29日,福州市中级人民法院跟进判决:侵权成立。2019年8月19日,北京知识产权法院的判决姗姗来迟:侵权成立。

公司不服,分别向江苏省高级人民法院、福建省高级人民法院、北京市高级人民法院提起上诉,同时向国家知识产权局申请宣告涉案外观设计专利无效。

国家知识产权局很快发文(39738号无效宣告审查决定书),维持专利权有效。公司再次不服,起诉至北京知识产权法院,2019)京73行初8434号。

2019年12月9日,江苏省高级人民法院2018)苏民终1495号(终审判决,驳回上述,维持原判。

六战全败!公司据此认为,已经走到了宇宙的尽头。

【峰回路转】

也许暂时无法让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义,但总会有某一个案件展现星星之火。

2019年福建省高级人民法院(2019)闽民终439号()终审判决:撤销福州市中级人民法院民事判决;驳回汪某的诉讼请求。

汪某不服,申请再审,企图扑灭该星星之火。

最高人民法院2020年5月26日裁定:驳回汪某的再审申请,:(2020)最高法民申1011号。

同时,针对江苏省高级人民法院的判决,最高人民法院2020年9月28日决定提审,并于2021年2月8日终审判决:撤销江苏省高级人民法院民事判决;撤销苏州市中级人民法院民事判决;驳回汪某的全部诉讼请求。:(2020)最高法民再376号。

2021年2月26日,北京市高级人民法院也下发终审判决:撤销北京知识产权法院民事判决;驳回汪某全部诉讼请求。:(2020)京民终70号。

十场殊死搏杀。

至此,福建、江苏、北京,公司全部实现翻盘绝杀!

【律师复盘】

外观设计专利侵权判定具有天然的主观性

本案是一件典型的外观设计专利判定案件。一般来说,判断被诉侵权产品与涉案专利外观设计是否构成近似,应充分考虑下列因素:

(一)禁止反悔原则的灵活运用

禁止反悔原则,是指在专利审批或无效程序中,专利权人为确定其专利具备创新性,通过书面声明或者修改专利文件的方式,对专利权的保护范围作了限制承诺,并因此获得了专利权,而在专利侵权诉讼中,法院在确定专利权的保护范围时,应当禁止专利权人将已被限制、排除或者已经放弃的内容重新纳入专利权保护范围。

禁止反悔原则的设立旨在防止专利权人采用出尔反尔的策略,即在专利审批过程中为了获得专利权而承诺对其保护范围进行限制,到了侵权诉讼时又试图取消所作的限制,以此来扩大其保护范围,从而“两头得利”。

本案中,在无效程序审理中,针对涉案专利与现有设计的五个区别点,专利权人认为对一般消费者的整体视觉效果会产生显著影响。

该观点被公司代理律师在诉讼程序中成功借用,通过禁止反悔原则,被诉侵权产品的外观与涉案专利也具有类似区别,根据司法审判统一性原则,该区别特征必然对一般消费者的整体视觉效果也会产生显著影响。

(二)“一般消费者”的认定

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十条规定:“人民法院应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力,判断外观设计是否相同或者近似。”在上述规定中,作为判断外观设计相同或者相近似的主体的一般消费者应当具有这样的知识水平和认知能力:其对外观设计专利产品同类或者相近类产品的外观设计状况具有常识性的了解,对外观设计产品之间在形状、图案以及色彩上的差别具有一定的分辨力,但不会注意到产品的形状、图案以及色彩的微小变化。公司代理律师的该观点得到了最高人民法院的认可。

(三)被诉侵权产品设计空间大小

《中华人民共和国专利法》第五十九条第二款规定:“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准,简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。”《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第十四条规定:“人民法院在认定一般消费者对于外观设计所具有的知识水平和认知能力时,一般应当考虑被诉侵权行为发生时授权外观设计所属相同或者相近种类产品的设计空间。设计空间较大的,人民法院可以认定一般消费者通常不容易注意到不同设计之间的较小区别;设计空间较小的,人民法院可以认定一般消费者通常更容易注意到不同设计之间的较小区别。”

在外观设计专利纠纷案件中,判断涉案专利与被诉侵权产品是否具有明显区别,通常的做法是将两外观设计划分为相互对应的具体设计特征,并就每项设计特征分别进行对比,从而确定两外观设计的相同点和不同点,在此基础上,逐一判断各相同点、不同点对整体视觉效果造成影响的显著程度,最终通过综合分析得出认定结论。但需要注意的是,一项设计往往是表达不同信息的设计特征的组合体,设计人员在一项设计中运用不同的设计特征向消费者传递不同的信息。因此,在判断具体特征对整体视觉效果的影响权重时,不能仅根据直观的视觉感知或者根据该特征在外观设计整体中所占比例的大小就贸然得出结论,而是应当以一般消费者对设计空间的认知为基础,结合相应设计特征在外观设计整体中所处的位置、是否容易为一般消费者观察到,并结合该设计特征在现有设计中出现的频率以及该设计特征是否受到功能、美感或技术方面的限制等因素,确定各个设计特征在整体视觉效果中的权重。

(四)功能性设计特征和装饰性设计特征的区别

设计特征可以分为功能性设计特征、装饰性设计特征以及功能性与装饰性兼具的设计特征。功能性设计特征基于对产品功能、性能、经济性、便利性、安全性等方面的技术性要求而设计对于整体视觉效果通常不具有显著影响;装饰性设计特征则基于产品的视觉效果美观而设计对于整体视觉效果一般具有影响;功能性与装饰性兼具的设计特征对整体视觉效果的影响则需要考虑其装饰性的强弱。

对此,针对本系列案件

首先,关于功能性设计特征与装饰性设计特征的区分。任何产品的外观设计通常都需要考虑两个基本要素:功能因素和美学因素。即,产品必须首先要实现其功能,其次还要在视觉上具有美感。可以说,大多数产品都是功能性和装饰性的结合。就某一外观设计产品的具体某一设计特征而言,同样需要考虑功能性和美感的双重需求,是技术性与装饰性妥协和平衡的产物。因此,产品的设计特征的功能性或者装饰性通常是相对而言的,绝对地区分功能性设计特征和装饰性设计特征在大多数情况下是不现实的。只有在特殊的情形下,某种产品的某项设计特征才可能完全由装饰性或者功能性所决定。

其次,关于功能性设计特征的区分标准。功能性设计特征是指那些在该外观设计产品的一般消费者看来,由所要实现的特定功能所唯一决定而并不考虑美学因素的设计特征。功能性设计特征与该设计特征的可选择性存在一定的关联性。如果某种设计特征是由某种特定功能所决定的唯一设计,则该种设计特征不存在考虑美学因素的空间,显然属于功能性设计特征。如果某种设计特征是实现特定功能的有限的设计方式之一,则这一事实是证明该设计特征属于功能性特征的有力证据。不过,即使某种设计特征仅仅是实现某种特定功能的多种设计方式之一,只要该设计特征仅仅由所要实现的特定功能所决定而与美学因素的考虑无关,仍可认定其属于功能性设计特征,从而不需要考虑该设计特征是否具有美感

最后,不同类型设计特征对于外观设计产品整体视觉效果的影响存在差异。功能性设计特征对于外观设计的整体视觉效果通常不具有显著影响;装饰性特征对于外观设计的整体视觉效果一般具有影响;功能性与装饰性兼具的设计特征对整体视觉效果的影响则需要考虑其装饰性的强弱,其装饰性越强,对于对整体视觉效果的影响可能的影响可能相对较大一些,反之则相对较小。

(五)整体观察、综合判断的方法

所谓整体观察、综合判断的方法,是指在判断外观设计专利与被诉侵权产品是否相同或者相近似时,应该从外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力出发,综合评估两者的相同点和区别点对整体视觉效果的影响,在此基础上对两者的整体视觉效果是否相同或者相近似作出判断。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条规定:“人民法院认定外观设计是否相同或者近似时,应当根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征,以外观设计的整体视觉效果进行综合判断;对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响的产品的材料、内部结构等特征,应当不予考虑。下列情形,通常对外观设计的整体视觉效果更具有影响:(一)产品正常使用时容易被直接观察到的部位相对于其他部位;(二)授权外观设计区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征。被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的,人民法院应当认定两者相同;在整体视觉效果上无实质性差异的,应当认定两者近似。”

正义也许会迟到,但是永远不会缺席。

 

专利诉讼团队简介

专利诉讼团队是南京知识律师事务所专业团队之一,专注高端化、复杂化的专利诉讼服务。本案选自团队代理的百件专利典型案例。

本案代理律师:张苏沛、徐航天。

法务咨询

E-mail: cnip@cnip.cn
Tel: 025-83716528
 

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