张苏沛律师:专利确权案件中关于“依职权审查原则”的理解

——王坤与南京赛康公司实用新型专利无效案

 

关键词:专利无效、依职权审查、创造性

相关法条:《专利审查指南》第四部分第一章2.32.4、《专利审查指南》第四部分第三章4.1

【案情简介】

2018925,国家知识产权局专利复审委员会举行专利无效宣告口头审理,涉及专利《LED背投式主动发光道路交通标志》,专利号:2014206575313

该案涉及三份证据,无效宣告请求人用证据1+证据3评价涉案专利权利要求1的创造性,用证据2评价权利要求2的创造性(权2是权1的从属权利要求)。

在案件口头审理过程中,合议组主动提出用证据2+证据3评价涉案专利权利要求1的创造性,并明确表示这是依职权审查。

【法律评析】

专利无效审查阶段“依职权审查原则”如何适用、如何理解值得详细解读。

依职权审查原则

依据《专利审查指南》的相关规定:“依职权审查原则,专利复审委员会可以对所审查的案件依职权进行审查,而不受当事人请求的范围和提出的理由、证据的限制。

同时,《专利审查指南》还规定:“复审程序和无效宣告程序均应当基于当事人的请求启动”;

在无效宣告程序中,专利复审委员会通常仅针对当事人提出的无效宣告请求的范围、理由和提交的证据进行审查,不承担全面审查专利有效性的义务”。

上述三段话含义是,无效宣告审查一般仅针对请求人提出的理由和证据进行审查,但是也可以不受请求人请求的范围和提出的理由、证据的限制而依职权进行审查。

但是,依职权审查原则与请求原则、听证原则如何达到相对平衡?如何真正实现客观、公正、准确、及时的基本原则?专利复审委员会的“依职权审查”究竟有多大权利?具体到本案,专利复审委员会有没有权利脱离请求人而自行组合证据来评价涉案专利权利要求书的创造性?

本律师认为,专利复审委员会的做法值得商榷。

【律师点睛】

专利复审委员会在下列情形可以依职权进行审查:

1)请求人提出的无效宣告理由明显与其提交的证据不相对应的,专利复审委员会可以告知其有关法律规定的含义,允许其变更或者依职权变更为相对应的无效宣告理由。例如,请求人提交的证据为同一专利权人在专利申请日前申请并在专利申请日后公开的中国发明专利文件,而无效宣告理由为不符合专利法第九条第一款的,专利复审委员会可以告知请求人专利法第九条第一款和第二十二条第二款的含义,允许其将无效宣告理由变更为该专利不符合专利法第二十二条第二款,或者依职权将无效宣告理由变更为该专利不符合专利法第二十二条第二款。
   
2)专利权存在请求人未提及的明显不属于专利保护客体的缺陷,专利复审委员会可以引入相关的无效宣告理由进行审查。
   
3)专利权存在请求人未提及的缺陷而导致无法针对请求人提出的无效宣告理由进行审查的,专利复审委员会可以依职权针对专利权的上述缺陷引入相关无效宣告理由并进行审查。例如,无效宣告理由为独立权利要求1不具备创造性,但该权利要求因不清楚而无法确定其保护范围,从而不存在审查创造性的基础的情形下,专利复审委员会可以引入涉及专利法第二十六条第四款的无效宣告理由并进行审查。
   
4)请求人请求宣告权利要求之间存在引用关系的某些权利要求无效,而未以同样的理由请求宣告其他权利要求无效,不引入该无效宣告理由将会得出不合理的审查结论的,专利复审委员会可以依职权引入该无效宣告理由对其他权利要求进行审查。例如,请求人以权利要求1不具备新颖性、从属权利要求2不具备创造性为由请求宣告专利权无效,如果专利复审委员会认定权利要求1具有新颖性,而从属权利要求2不具备创造性,则可以依职权对权利要求1的创造性进行审查。
   
5)请求人以权利要求之间存在引用关系的某些权利要求存在缺陷为由请求宣告其无效,而未指出其他权利要求也存在相同性质的缺陷,专利复审委员会可以引入与该缺陷相对应的无效宣告理由对其他权利要求进行审查。例如,请求人以权利要求1增加了技术特征而导致其不符合专利法第三十三条的规定为由请求宣告权利要求1无效,而未指出从属权利要求2也存在同样的缺陷,专利复审委员会可以引入专利法第三十三条
的无效宣告理由对从属权利要求2进行审查。
   
6)请求人以不符合专利法第三十三条或者专利法实施细则第四十三条第一款的规定为由请求宣告专利权无效,且对修改超出原申请文件记载范围的事实进行了具体的分析和说明,但未提交原申请文件的,专利复审委员会可以引入该专利的原申请文件作为证据。
   
7)专利复审委员会可以依职权认定技术手段是否为公知常识,并可以引入技术词典、技术手册、教科书等所属技术领域中的公知常识性证据。

从上述内容可以得出结论,只有属于明显实质性缺陷,无效审查阶段才适宜启动依职权审查。

显然,关于“创造性”并不属于明显实质性缺陷。

对本技术领域的技术人员来说,发明创造的创造性是指其相对于现有技术是非显而易见的。具备创造性是授予发明创造专利权的必要条件。评价创造性时,不仅要考虑发明创造的技术方案本身,而且还要考虑发明创造所属的技术领域以及所解决的技术问题和所产生的技术效果。

因此,明显实质性缺陷不易扩大到“创造性”问题,“依职权审查原则”也不易延伸“创造性”问题。

 

 

律师简介:

张苏沛:南京知识律师事务所律师、合伙人,专利诉讼团队负责人。E-mail: zhangsp@cnip.cn

 


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