余婷律师:关于“主题名称”的那些事儿


——浅析珠海格力电器股份有限公司诉广东美的制冷设备有限公司等侵害实用新型专利权纠纷案中的技术方案主题名称的限定

 

案号:(2012)珠中法知民初字第165号、(2013)粤高法民三终字第615

关键词:专利权、专利权利保护范围、主题名称

 

【案情简介】

珠海格力电器股份有限公司(下称格力)于2006911日提出了名为“可拆装式空调室内机管路安装挡板”的实用新型专利申请,于2007912日得到授权(下称挡板专利),专利号为ZL200620064110.52012年,格力以广东美的制冷设备有限公司(下称美的)侵犯挡板专利权为由,向珠海中院提起诉讼。

格力认为被控侵权产品落入独立权利要求1和从属权利要求4-7的保护范围,应当认定侵权;美的认为被控侵权产品与涉案挡板专利记载的技术特征不同,不构成侵权。另查明,涉案挡板专利克服了现有技术中的“当空调安装就位后,如果再想改变安装位置,将会在箱壳上留下一个孔洞”缺点,提供一种可拆装式空调室内机管路安装挡板。美的认为被诉侵权产品一旦安装后不经破坏无法拆卸,与涉案专利独立权利要求1的“可拆装式空调室内机管路安装挡板”的技术特征不相同,因此不构成侵权。

美的向复审委提出无效宣告请求。20135月,复审委做出第20624号无效决定,维持挡板专利有效。美的以无效程序中使用的三份对比文件作为防守武器,在司法审判程序中提出现有技术抗辩。20136月,珠海中院认定美的产品构成等同侵权,现有技术抗辩不成立,判令美的赔偿格力经济损失95万元。美的不服上诉至广东高院。20142月,广东高院认定美的产品不构成等同侵权,撤销一审判决。

 

【裁判结果】

一审法院认定美的产品构成等同侵权,现有技术抗辩不成立,判令美的赔偿格力经济损失95万元。

二审法院认定美的产品不构成等同侵权,撤销一审判决。

 

【法律评析】

一、发明名称与主题名称的区别

专利的发明名称通常指出现在专利请求书表格与说明书第一页第一行的专利名称,《专利审查指南》第一部分第一章4.1.1节规定,请求书中的发明名称和说明书中的发明名称应当一致。发明名称应当简短、准确地表明发明专利申请要求保护的主题和类型。发明名称中不得含有非技术词语, 例如人名、单位名称、商标、代号、型号等;也不得含有含糊的词语,例如"及其他""及其类似物" 等;也不得仅使用笼统的词语,致使未给出任何发明信息,例如仅用"方法""装置""组合物""化合物" 等词作为发明名称。发明名称一般不得超过25个字,特殊情况下,例如,化学领域的某些发明,可以允许最多到40个字。而专利的主题名称出现在独立权利要求的前序部分,以及从属权利要求的引用部分。

根据以上规定可以看出,专利的发明名称与主题名称并不是同一概念,两者存在差别同时又紧密联系,一篇专利的发明名称可以是一种……产品及其制造方法,但是出现在权利要求书中只能分列为一种……产品一种……产品的制造方法两个主题名称。只有单项主题的情况下,发明名称与主题名称一般是相同的。因此在权利要求中直接出现的是主题名称,由于发明名称与主题名称通常一致,故笔者在以下论述中统称为主题名称。

二、技术方案的主题名称对权利要求保护范围的限定

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(法释200921号)第七条第一款“人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围,应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征”。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》(法释〔20161)第五条在人民法院确定专利权的保护范围时,独立权利要求的前序部分、特征部分以及从属权利要求的引用部分、限定部分记载的技术特征均有限定作用。根据上述司法解释的条文,专利权的保护范围以权利要求的内容为准,而专利权利要求中记载的全部必要技术特征均应作为与被控侵权技术方案进行比对的基础。

《专利法实施细则》第二十二条规定独立权利要求包括前序部分和特征部分,前序部分写明主题名称和与最接近的现有技术共有的必要技术特征,特征部分写明区别于最接近的现有技术的技术特征,前序部分与特征部分一起共同限定权利要求的保护范围。在专利侵权案件中确定专利权的保护范围时,要考虑权利要求中的前序部分的限定作用,而主题名称作为前序部分的重要内容,是权利要求不可或缺的组成部分,其对保护范围的限定作用不能忽视。

涉案专利的主题名称是“可拆装式空调室内机管路安装挡板”,根据司法解释及《审查指南》有关“主题名称”的规定,权利要求的主题名称应当与权利要求的技术内容相适应;主题名称在专利授权程序中可以修改,使权利要求符合新颖性和创造性,但在专利无效宣告程序中不得修改。因此,专利的主题名称所限定的技术特征应纳入专利权利要求的保护范围

本案中,根据专利复审委的无效宣告请求审查决定,涉案专利得以维持有效的创新点就是“实现挡板的可拆装”。因此,涉案专利“可拆装”这一功能性技术特征,在进行侵权判断时不能忽略。涉案专利的“可拆装”包含“可拆卸”和“可安装”两个功能,按照本领域普通技术人员的理解,这种拆卸和安装应在不破坏产品基本结构和使用功能的情况下进行。由于被诉侵权的安装挡板安装到空调主机之后,在拆卸过程中卡爪被破坏,无法正常使用,因此不具有涉案专利“可拆卸”的功能性技术特征。

根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(法释〔200921号)第五条的规定,对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案,权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的,人民法院不予支持。因此,虽然涉案专利说明书并不支持“可拆卸”这一功能性技术特征。但由于专利权人在撰写专利权利要求时,主题名称中明确增加了“可拆卸”的功能,客观上缩小了专利保护范围。按照上述捐献原则,在侵权案件中,专利权人不能再随意将已经捐献的技术方案再纳入专利保护范围。

 

【律师点睛】

企业专利维权的目的,简单而言是为了阻止他人的侵权行为,然而在市场经济高度发展的今天,法律日益成为竞争手段,法律和商业充分结合的情况下,企业专利维权的目的也出现多元化,这些深层次的维权目的影响着企业的专利策略。而专利诉讼最重要的武器之一就是专利授权文本。

本案如果让技术人员来看会觉的是文字游戏。实务中,也有众多专利权人会遇到这个问题。公司的技术人员觉得一件技术方案的专利名称或主题名称可以天马行空,随意编写,其实不然。

本案告诉我们,主题名称非常重要。专利权是通过专利文件向公众公开其所保护的技术方案,其中,权利要求书作为专利权的权利依据,在所有专利文件中占据最为重要的法律地位。所有被专利权人在授权公告时写入权利要求文字的技术特征,包括主题名称,均会客观上缩小该专利的技术方案的保护范围。在界定权利要求保护范围时,所有被写入权利要求的技术特征均将被予以考虑。

专利申请文件主题名称撰写不当,有可能造成将来的专利权利行使障碍,由此产生的相应法律后果,也只能由专利权人自行承担,专利权人也无法在维权诉讼程序中对其在专利授权确定的权利保护范围进行随意的改变,尤其是无法进行扩张性解释。

对企业管理者而言,在必要情况下寻求专业人员的协助,在专利权初期的布置准备上就进行规划,以便正确有效的维护自己的权益。

 

 

余婷:律师,实习专利代理人,专业从事知识产权法律服务,系南京市律协知识产权业务委员会委员。联系方式:13951866185

 


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