案例评析

案号：（2017）京行终2401号

关键词：代理人抢注 未经授权 默示授权

【案情简介】

2006年8月2日，东元国际公司向商标局提出第5517606号“FireAde2000”商标（简称争议商标）的注册申请，并于2009年10月7日核准注册。2006年8月16日，法斯普拉公司与东元国际公司签订《经销商协议》，其中规定“东元国际公司不得以任何形式使用、授权或允许使用‘FireAde2000’或法斯普拉公司拥有的其他商标、字号作为其公司、企业、商业字号……当协议终止时，东元国际公司将不再有任何权利使用或签名任何含有法斯普拉公司名字、LOGO、商标，包含但不限于‘FireAde2000’”。2006年10月23日，法斯普拉公司就申请注册“FireAde2000”商标费用支付488美元至东元国际公司账户。

2013年9月10日，法斯普拉公司请求撤销争议商标的注册，其主要理由为：东元国际公司系法斯普拉公司在中国大陆地区的经销商，代理商品系“FireAde2000”品牌的灭火剂以及灭火替代材料，东元国际公司在双方磋商阶段未经法斯普拉公司许可即以自身名义抢先申请注册争议商标，应予以宣告无效。

另一方面，东元国际公司则认为争议商标系经过双方沟通协商、并征得法斯普拉公司同意后申请注册的，不存在未经许可抢注的行为。

2015年5月20日，商标评审委员会裁定：东元国际公司构成2001年商标法第十五条所指的情形，争议商标予以宣告无效。

【裁判结果】

一审法院：驳回东元国际公司的诉讼请求。

二审法院：驳回上诉，维持原判。

【法律评析】

本案审理过程中，双方就存在经销关系、代理商品商标为“FireAde2000”、争议商标系在磋商阶段提出注册申请的事实均不持异议，因此本案的争议焦点在于东元国际公司是否属于2001年《商标法》第十五条中“未获得被代理人商标注册授权”的情形。

就这一问题，东元国际公司主要提交了两组证据：一个是商评委裁定作出后与法斯普拉公司亚洲区总代理迈克邮件往来，邮件大致内容为：“印象中我们对此（即争议商标注册事宜）并没有谈论很多，仅谈到法斯普拉公司将会就英文名称‘FireAde2000’进行付款，而东元国际公司将会就中文名称‘法安德’进行付款……我清楚记得是Ron在关注中国的商标事宜，但他并不想亲自处理此事。他希望在E-Wise名下注册。因此，他同意支付‘FireAde2000’而非‘法安德’的费用，但他知道置于E-Wise名下一事”。另一组证据，就是法斯普拉公司就申请注册“FireAde2000”商标向东元国际公司支付了申请注册费的相关材料。

但是，一审法院认为：上述证据仅能证明争议商标的注册费用由法斯普拉公司承担，不能证明法斯普拉公司知晓东元国际公司是争议商标的注册主体并认可其以自己的名义进行注册；且上述材料亦能够证明争议商标系法斯普拉公司的财产，故相关费用的支出须法斯普拉公司列支。另一方面，根据法斯普拉公司提交的经销协议已明确主张了其对“FireAde2000”商标享有的独占性权利。因此，东元国际公司的注册行为事先未得到法斯普拉公司的授权，事后亦未得到法斯普拉公司的追认，已构成2001年商标法第十五条所指代理人以自己的名义注册被代理人商标之抢注情形。

二审法院驳回东元国际公司上诉的具体理由如下：第一，法斯普拉公司并未明确授权；第二，法斯普拉公司支付争议商标申请注册费用的行为，更应该得出法斯普拉公司对争议商标享有权益的结论，而不应当得出东元国际公司既未支付申请注册费用而又享有注册商标专用权的结论；第三，案外人迈克的邮件内容对于争议商标申请注册的事项措辞含糊，在无其他证据佐证，且法斯普拉公司不认可迈克具有处理中国大陆地区商标事务职权；第四，法斯普拉公司提起无效申请的行为明确表明法斯普拉公司不同意东元国际公司以自己的名义申请注册争议商标。

根据法院的上述判决内容，我们可以得出这样一个结论：《商标法》第十五条所规定的代理人、代表人的抢注行为，在认定是否经过被代理人、被代表人授权这一要件的时候，必须提供被代理人、被代表人同意代理人、代表人以自己的名义注册该商标的明确意思表示的相关证据。其他的诸如被代理人、被代表人知晓商标注册后的不作为默示或相关工作人员的证人证言等辅助证据，都很难作为代理人、代表人已经获得授权的证据予以认定。

 

【律师点睛】

在贸易全球化的背景下，像东元国际公司这样与国外企业合作，然后以全国总经销商的身份进行生产经营的企业也越来越多，本案中适用的2001年《商标法》第十五条的“代理人”的外延更大，不仅包括了传统意义上的商标代理关系，也包括了这种经销代理关系。而这种合作模式下，经销商一方对于合同签订时应当注意的商标法律风险往往不太注意，品牌保护意识不足所带来的问题也会在合作过程中逐渐显现。结合本案证据不难看出，东元国际公司的商标注册行为与一般的代理人擅自抢注不同，并非是私下秘密进行的，法斯普拉公司对上述商标的注册也是知情的。然而，却因为磋商过程没有形成明确的书面授权文件，3年协议期满后商标被无效，所有宣传推广的投入也都付诸东流。

为企业能够避免上述风险，笔者将结合本案判决就这种合作模式下应当注意的问题梳理如下：

1、代理人获得商标注册授权的形式要件

代理人想要证明获得了被代理人的授权以自己的名义申请注册商标，可以参照商标法关于注册商标专用权转让形式的规定，至少应当提交证据证明被代理人或者被代表人曾作出明确的意思表示同意其以自己的名义注册该商标。

本案中，虽然案外人迈克出具的证言称法斯普拉公司同意东元国际公司以自己名义注册商标，但因东元国际公司无其他证据予以佐证，且法斯普拉公司否认案外人迈克的处理权限，最终法院没有认可这一证据。

因此，企业作为经销商以自己的名义注册被代理人的商标时，应当以书面或数据电文形式，获得被代理人的明确授权。具体而言，需要被代理人的签章文件授权进行注册申请，由其他负责人授权的，应明确该负责人有权限进行授权。

2、就不作为的默示构成意思表示的条件进行约定

由于《民通意见（试行）》第六十六条规定了涉及不作为行为的单纯沉默，只有在法律有规定或者当事人双方有约定的情况下才可以视为意思表示。而基于经销合作模式关系中双方大量通过邮件往来确认的事项，往往不再另行签订协议，因此应当就重要事项期限内未提异议视为默示同意进行约定。

本案中，东元国际公司向法院主张法斯普拉公司知晓后仍然支付商标费用并且未提出异议，可以视为其已默示同意授权。但是，由于支付费用时无文件说明是以代理人名义申请，未提出异议的不作为默示授权成立必须在法律有规定或者当事人有约定的情况下才成立，最终法院认定不构成默示授权。

因此，企业作为经销商与被代理人签订协议时，应当就不作为的默示在什么情形可以构成意思表示进行约定。举例来说，可以在经销协议中约定一方可提出变更意见，另一方几日内未提出异议视为同意变更。

3、明确品牌共同建设过程中商誉的承继者

通常情况下，代理人或者代表人接受被代理人或者被代表人的委托进行商标注册，应当以被代理人或者被代表人的名义进行。因为从保护被代理人的角度来看，如果以代理人的名义注册，一旦代理关系不复存在，代理人继续享有并使用相关商标权利也就缺乏合理基础。但从另一个角度来看，如果代理人与被代理人在合作磋商阶段，已经将商标作为交易的一部分，那么完全否认代理人的商标主体资格也是不合理的。因此，对于经授权后代理人以自己的名义注册商标，之后品牌共同建设过程中，商誉的承继者究竟是代理人还是被代理人的定位问题，在合作之初就应当予以明确。

本案中，正是由于东元国际公司虽然以自己名义注册了商标，但在使用宣传过程中一直以法斯普拉公司代理商的身份进行交易，因此最终法院认定相关公众仅会将相应的商品与法斯普拉公司建立联系，即便东元国际公司对争议商标进行了大量的宣传和使用，该商标上所凝结的商誉亦应归于法斯普拉公司。

因此，如果经销商的定位不仅仅是代理商，而是共同开拓中国市场的合作者，那么在经授权获取被代理人的注册商标后，应当明确相关商标、商品的商誉承载者，以防投入大量精力最终却是为他人作嫁衣。

 

 

                                                  

李佳政，南京知识律师事务所律师。

毕业于中国政法大学，专注于提供知识产权法律服务，商标授权、确权、维权法律服务，为企业提供品牌策略与风险防范服务。联系方式：025-83734041-8255.