朱少华律师:专利侵权判断之等同原则的适用



案号:(2017)最高法民申3348

2017)粤民终319

关键词:专利侵权、等同原则

案情简介

南方电器(化名)诉浙江电器(化名)侵犯其实用新型专利权,南方电器主张浙江电器的产品落入涉案专利权利要求1的保护范围,涉案专利的权利要求1包含的如下技术特征,“包括驱动盒和连杆,所述驱动盒的一侧设置有伸出口,所述连杆可滑动地设置在所述驱动盒内,所述连杆的头部从所述伸出口伸出……,在所述滚动件上设置有与所述连杆边缘相匹配的限位槽。”

双方当事人均认可被控侵权产品与涉案专利的权利要求1记载的除技术特征(下文用技术特征X来指代)“滚动件上设置有与所述连杆边缘相匹配的限位槽”不同之外,其余技术特征完全相同。南方电器认为被控侵权产品与权利要求1记载的技术特征X构成等同,应当认定等同侵权;浙江电器认为被控侵权产品与权利要求1记载的技术特征X不同,不构成侵权。

一审、二审以及再审法院,认为权利要求1中记载的技术方案是滚动件上设有限位槽,连杆边缘与限位槽相匹配;被控侵权产品是在在滚动件上设置圆周凸台,连杆上设置与圆周凸台相匹配的槽型结构。两者均是形成了凹凸结构,只不过凹凸的对应方向恰好相反,其作用都是通过凹凸结构对连杆的运动轨迹进行限定。其具有基本相同的功能和效果,并且是本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征,因此属于等同特征。

裁判结果

一审、二审以及再审法院认为被控侵权产品落入涉案专利的保护范围,构成专利侵权。

法律评析

1、何为等同原则

《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条第二款规定,等同特征,是指与所记载的技术特征以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。

依据上述司法解释,等同原则是一种判定专利侵权的方法,当权利要求中记载的每个技术特征与被控侵权产品的对应特征构成等同或者相同,则适用等同原则判定被控侵权产品落入专利权利要求中保护范围。

2、为何会有等同原则

目前,世界各国基本上形成了一种共识,即侵犯专利权的行为包括相同侵权和等同侵权这两种类型。

相同侵权又称为文字含义上的侵权,是指在被控侵权的产品或者方法中能够找出与权利要求中记载的每一个技术特征相同的对应的技术特征。从这个意义上来说,只有被控侵权产品的技术特征与专利权利要求中记载的技术特征一一对应,才能认定为专利侵权,但是申请人在专利申请时,并不能全部预见到后面侵权人可能采取的变形;而且事实上,想实施他人专利,但又不想支付使用费的人会处心积虑的想对专利技术方案作出形变,而此时依据严格的相同侵权,就会将利权置于危险的境地,甚至会架空整个专利制度;为了弥补相同侵权的不足,出现了等同侵权原则。

3、等同原则适用要件

1)基本相同的手段

被控侵权产品与涉案专利采用的技术方案基本相同,例如本案中的凹凸结构,一个方案是在滚动件上有凹槽,连杆上有凸起;一个方案是在滚动件是设有凸起,连杆上设有凹槽。但是其基本手段都是形成凹凸结构,其技术手段基本相同。

2)实现基本相同的功能,达到基本相同的效果

采用上述基本相同的手段能够实现基本相同的功能,本案所述限位槽的功能是使滚动件在与连杆连接时保持连杆稳定运动,而限位槽和连杆的衔接关系无非是通过两者连接部位相应凸出和内凹来实现,可见两个技术方案均能够实现限位保持连杆稳定的作用。

3)本领域技术人员无需创造性劳动就能够联想到的特征。

上述基本相同的手段必须是本领域技术人员无需创造性劳动就能够联想到的特征,如果被控侵权方提出其技术手段是由技术人员付出创造性劳动做出的,与涉案专利相比并不是简单的技术方案的替换,则不构成等同特征,不适用等同原则。

4、等同原则适用的尺度

相同侵权的判断相对客观,而等同原则的适用则主观性强,其在适用上有相当大的伸缩性,两个技术方案是否构成等同,可能不同的人有不同的判断标准。裁判者在适用等同原则时,有相当大的裁量空间,裁判者在等同原则的适用上投鼠忌器,据笔者经验,在我国裁判法官适用等同侵权的判例占比并不高。

笔者认为,因为等同原则是专利权保护的润滑剂和粘合剂,裁判者应该经常性适用等同原则,如果只适用相同侵权,则专利权的保护范围不能得到适度的扩张,会使得专利保护变成一纸空文。在使用尺度方面,开拓性发明在适用等同原则时,尺度可以放宽,非开拓性发明在适用等同原则时,尺度可以收紧。

律师点睛

1、企业应该坚持做专利监控

大部分企业都会做专利年费监控,笔者建议企业的专利监控范围和内容应该扩展,可扩大至竞争对手的专利的申请趋势、产品的专利技术改进分析等;通过监控竞争对手的专利,企业可以迅速的做出反应,跟进竞争对手或者规避竞争对手的技术方案。浙江电器与南方电器的产品高度竞合,具体到本案中,被控侵权产品只有一个技术特征与涉案专利近似,其余技术特征均与涉案专利的技术特征相同,可见,浙江电器根本没有对竞争对手的专利进行监控,更没有规避南竞争对手的方案,自然会产生被法院判定侵权的后果。

2、企业应该尊重知识产权

企业如果在专利监控预警中发现有相关专利,但是确实无法规避竞争对手的技术方案时,应该积极寻求专利权人许可,支付相应的许可费,体现企业对知识产权的尊重。如果企业认为其针对涉案专利专门做了技术方案的改进,并且自认为其改进的技术方案有附加的有益效果,此种情况下,仍然存在巨大的侵权风险。

具体到本案中,浙江电器认为其采用技术特征X,还能够实现提高部件寿命、降低工艺精度以及提升制造效率的功能和效果。但是法院认为在判断是否构成等同特征时,如果被诉侵权产品的技术特征同样可以实现专利技术特征的技术效果,即便被诉侵权产品的技术特征还具有其他技术效果,原则上亦不影响等同特征的认定。

3、企业应注重专利保护

南方电器公司的涉案专利是对一个限位机构的保护,该限位机构在所应用的产品上是一个非常小的结构,如果把产品比做一个电脑,这个限位机构就相当于一个电脑上的USB接口;但是南方电器公司仍然选择通过专利的方式将其保护起来,一旦专利授权之后,其就能够达到四两拨千斤的效果。专利权人以小博大,用发明点仅仅是一个限位机构的专利,却保护了整个产品,实现了在市场中精准打击竞争对手的目的。

 


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