从一则案例谈确认不侵犯专利权之诉

案件名称:

江苏拓海煤矿钻探机械有限公司诉田某、河南龙腾新型钻具制造有限公司确认不侵害专利权纠纷案

 

案号:

2014)镇知民初字第0013

 

代理律师:

张苏沛,南京知识律师事务所

 

案情简介:

20131231日,龙腾公司与专利权人田某共同发送警告函,称拓海公司生产和销售涉案专利产品,要求其就涉案专利权许可,侵权赔偿或合作事宜进行协商。2014110日,拓海公司为了依法维护自己的权益,分别向龙腾公司与专利权人田某发送《催告函》,要求:“自收到本函后一周内书面确认我公司不侵权,并撤回原警告函。”两当事人正常收阅催告函,但在合理时间内并未履行其义务。

2014224日,拓海公司诉至法庭,请求:(1)依法判定拓海公司生产的产品不侵犯第ZL200920089093.4号中国实用新型专利权;(2)责令龙腾公司与专利权人田某停止发送针对拓海公司警告函的侵权行为,并承担本案的律师费、诉讼费。

 

判决要点:

法院经审理认为,原告拓海公司生产的产品未落入涉案专利保护范围,因此,被告龙腾公司理应承担因警告不当而产生的民事侵权责任即停止发放警告函行为,赔偿原告经济损失等。

 

律师自评:

众所周知,在专利侵权纠纷案中,作为原告的一方通常都是专利权人或者专利权许可人,作为被告的一方通常都是涉嫌侵权人或被控侵权人,并且被告在抗辩过程中一般会采取向国家知识产权局专利复审委员会提出“专利权无效宣告请求”,希望达到釜底抽薪、反败为胜的效果。但是,专利侵权纠纷中,还有一种特殊案例,即:涉嫌侵权人并不被动防御,而是主动起诉专利权人,请求法院判决确认相关产品不构成侵权。这就是所谓的“确认不侵犯专利权之诉”。涉嫌侵权人提起此类诉讼可掌握起诉时机的主动权,并可在法院管辖等方面争取有利的结果。

本案属于典型的“确认不侵权专利权之诉”。

首先,关于管辖法院,专利确认不侵权之诉本质上属于民事侵权纠纷,应依据侵权案件的管辖确定管辖法院,侵权纠纷案件由侵权行为地和被告住所地人民法院管械。

具体到本案,专利权人发送警告函认为拓海公司进行专利产品的生产和销售,因此拓海公司所在地法院对本案具有管辖权。

其次,关于起诉条件,仅仅收到侵权警告(或者没有收到侵权警告,仅仅担心自己制造销售的产品是否侵权)是不足以启动“不侵权之诉”的。根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(201011日生效)第18条规定,权利人向他人发出侵犯专利权的警告,被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权,自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内,权利人不撤回警告也不提起诉讼,被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的,人民法院应当受理。该规定有四个要件必须同时满足:(1)权利人向被警告人发出侵权警告,“侵权警告”不局限于书面的警告函、律师函,只要权利人的行为使涉嫌侵权人处于不安的境地、悬而未决的状态,就足以启动确认不侵权之诉,例如权利人向国家有关部门提出的权利异议的方式,实质上起到了直接向涉嫌侵权方发送警告函相同的作用和后果,可以视为专利权人发出了侵犯专利权的警告;(2)被警告人或者利害关系人书面催告权利人行使诉权,“书面”是必要条件,且发函的主体(确认不侵权诉讼的原告)必须是与本案有直接利害关系的公民、法人或其他组织,即被警告人或者利害关系人;(3)权利人经催告后在一定期限内怠于行使权利,且怠于行使权利的期限有着明确的时间规定-权利人在收到书面催告一个月内或书面催告发出之日起二个月内;(4)明确的诉讼请求。

具体到本案,20131231日,被告龙腾公司向原告发送函件,已明示原告侵权了其涉案ZL200920089093.4号实用新型专利,且包含求偿索赔之意。因此,被告龙腾公司此举已使原告陷入不安、危险、不稳定的境地,其生产、销售涉案抽瓦斯用弧形三棱钻杆的技术方案是否落入被告田某的涉案实用新型专利的保护范围处于不确定的状态,原告进退无据,危及或可能危及原告的合法涉案商事权益。被告龙腾公司的涉案函中,虽然没有出现“警告”或者将采取的手段等字眼或内容,但被告龙腾公司随函附送了相关法律法规条文,实质上可合理推断出如原告不认可侵权及接受赔偿方案等,被告即可通过行政投诉、民事诉讼等手段达成目标。因此,被告龙腾公司的涉案函件符合警告函的基本法律特征。原告收到警告函,回函要求两被告确认不侵权并撤回警告函,在两被告在规定的期限内不履行后提起本案诉讼,符合法律规定。

第三,关于不侵权诉讼,诉讼过程中,若被法院驳回其诉讼请求(理论上存在涉案产品技术方案可能落入专利保护范围),将产生极其尴尬的甚至极其严重的后果。因此,原告代理律师在风险把控上要慎之再慎。

具体到本案,拓海公司在诉讼过程中启动了三道防线,(1)生产产品未落入涉案专利保护范围;(2)有他人的合法许可授权(申请人之前的、案外他人专利的授权许可);(3)启动涉案专利无效宣告程序。三道防线环环相扣,确保万无一失。最终本案首道防线即把“敌人”拒之门外。可谓不战而屈人之兵。

确认不侵权的诉讼请求,就其内容实质上是原告对其实施的某一行为是否构成对他人依法享有的某项权利的侵权而向人民法院提出的一种确认请求。人民法院审理此种纠纷所适用的法律与审理民事侵权纠纷是一致的。因此,被告龙腾公司理应承担因警告不当而产生的民事侵权责任即停止发放警告函行为,赔偿原告经济损失等。另外,由于被告田某是被告龙腾公司的股东及法定代表人,其以被告龙腾公司的名义发出涉案警告函,可以推定被告龙腾公司亦为涉案专利的权利人或利害关系人。被告田某的涉案行为应视为龙腾公司的职务行为,因此原告为制止侵权行为所支付的合理开支应由被告龙腾公司承担。

 

 


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