技术员工跳槽引发企业专利权权属纠纷案

技术员工跳槽引发企业专利权权属纠纷案


代理律师:陈静律师

 

案件名称:江苏亚太轻合金科技股份公司诉常州腾龙轻合金材料有限公司等专利权权属纠纷案

案号:(2012)常知民初字第181

导语:企业技术员工跳槽,往往会引发诸多知识产权问题,其中较为突出的是,企业技术员工在新单位从事与原单位相同或相近工作时,其取得的职务技术成果的归属可能在新旧单位之间产生争议,进而引发包括专利权权属争议在内的各项知识产权权属纠纷。

 

案情简介:

20124月,原告江苏亚太轻合金科技股份有限公司诉被告常州腾龙轻合金材料有限公司、王培新专利权权属纠纷一案由江苏省无锡市中级人民法院受理。

被告二王培新曾经为原告江苏亚太轻合金科技股份有限公司的技术员工,其从原告处离职后不久即到被告一常州腾龙轻合金材料有限公司任职技术员。原告与被告一所从事的行业相类同。

被告二王培新在被告一处的任职期间,前后参与了被告一常州腾龙轻合金材料有限公司若干项专利申请申报工作,被告二王培新被列为该部分实用新型专利的发明人之一,此后不久,被告二王培新又从被告一处离职。上述专利申请陆续获得实用新型专利授权。

原告江苏亚太轻合金科技股份有限公司在上述实用新型专利授权公告后不久,即以上述实用新型专利的发明人之一王培新为其原技术员工,且其所从事的主要工作包括实用新型专利所涉及的技术方案研发,因此该实用新型专利应归属原单位为主要诉讼事由,向无锡市中级人民法院提起诉讼。被告一常州腾龙轻合金材料有限公司经代理律师提出管辖异议,经无锡市中院、江苏省高院两级裁定,管辖异议成立,该案移交常州市中级人民法院审理。

被告一常州腾龙轻合金材料有限公司代理律师初步调查,涉案目标专利虽然与被告二王培新的原单位工作相关联,但依据被告一的技术档案资料可以初步确认,涉案目标专利的技术方案在被告二入职前即已完成,被告二仅参与了涉案目标专利申请技术资料整理工作。常州腾龙轻合金材料有限公司拟以此作为本次诉讼的主要抗辩理由。

后因常州腾龙轻合金材料有限公司需要进行上市准备,为尽快结束本诉讼,经多方努力,原、被告双方达成案外和解。原告江苏亚太轻合金科技股份有限公司于2012618日向法院申请撤回对被告常州腾龙轻合金材料有限公司、王培新的起诉,本案以原告撤诉结案。

 

风险要素:

《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条第一款第(三)项规定:退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造,属于专利法第六条所规定的“执行本单位的任务所完成的职务发明创造”。

因此,企业招聘员工,尤其是招用同行业竞争单位的技术员工后,该技术员工在新单位从事与原单位相同或相近工作时,其在入职一年内取得的职务技术成果的归属,极可能在新旧单位之间产生争议。这包括本案所述的专利权权属争议,也包括商业秘密纠纷。

而在发生此类争议后,技术成果究竟归属于谁,企业的技术档案将对客观事实认定起到关键性作用。如果企业无完善的技术资料收集归档制度,没有留存的技术档案来证明事实,那就只能哑巴吃黄连,眼睁睁地看着本属于自己的专利成了同业竞争者的囊中物。

最后,企业在专利申请工作中,如果不认真审核相关专利申请的发明人名单,将仅参与专利申请资料整理、申报工作的人员列入发明人名单,这不仅仅会引发如本案所述的专利权权属争议,还可能产生发明人奖酬纠纷。

 

防范建议:

一、建立和完善企业职务成果申报及管理制度

根据专利法及实施细则规定,判断有关发明创造是否属于职务发明创造,应主要审查:1)有关单位与发明人之间是否存在劳动关系;2)发明人所完成的发明创造是否属于退职、退休或者调动工作后1年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造的情形。即:企业在发现本属于本单位的专利成果被同业竞争者抢占时,至少有足够的档案资料证明,相关专利成果是与发明人在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造,将发明人的原具体工作任务内容与相关专利技术方案内容进行比对,具有重叠或交叉。其中

1、“本职工作”应当指发明人的职务范围,即具体的工作责任、工作职责的范围,而不是单位的业务范围或者员工个人所学专业范围。这就要求企业人力资源管理应明确所有技术员工的具体岗位职责,并在此基础上,就技术员工参与的技术研发、技术服务等工作内容、工作进程进行记录、收集和整理,形成技术档案,尤其在涉及企业重大项目时,技术记录应当更为严格和详尽,甚至包括企业所拥有的内部技术资料使用记录,以及实验、分析设备的使用记录,将利用本单位的物质技术条件的技术成果也纳入职务发明创造的范畴。

2、“1年”应从员工办理退休、离职手续正式与原单位脱离关系之日开始起算,发明创造“作出”的日期应当是发明创造实际完成日,而非专利申请日(即在1年后申请专利的,并不能当然推定作出发明创造是在1年后;但1年内申请的,可以推定该专利成果是在1年内完成的),这时更需要企业的人事档案和技术档案来说话,以证明员工与原单位脱离劳动关系的日期,和作出发明创造的时间,在员工入职、工作期间、离职等各个环节加强制度建设和管理。

3、“发明创造”可以外延扩大至所有技术成果,其呈现的不仅仅是专利,还包括技术秘密、软件及图纸版权等;其不仅仅包括已经完成的技术成果,也包括单位阶段性技术成果,单位废弃或未实施技术成果。这要求企业的技术管理流程完备而全面,尤其针对企业经决策废弃不实施的技术成果,不能放任自流。

二、建立和完善企业职务成果奖励报酬制度

在职务成果涉及商业秘密时,员工将原单位在职期间作出的职务发明创造离职时带走,将原单位的商业秘密应用于新单位,则涉及侵犯商业秘密。如果企业没有规范的职务成果申报和管理制度,员工隐匿职务成果,则该涉嫌侵犯商业秘密的行为很难被发现和追究。

目前,员工隐匿职务成果,离职自营、转让或申请专利,或者利用职务成果在其他单位同时兼职的情形,大量存在。仅仅依靠强制加强企业员工职务成果主动申报来彻底解决问题是不现实的,这需要企业综合法律和各种管理手段来解决。

职务技术成果的认定,包含双重法律关系,即劳动法律关系和职务发明创造法律关系,劳动法律关系是职务发明创造法律关系的基础和前提,如果当事人之间不存在劳动法律关系,则不涉及认定职务技术成果的问题,而是其他技术成果权属的争议。正是基于此,企业可以从劳动法律关系的管理入手,建立适用于本企业研发经营活动的各项员工激励制度,包括职务成果的奖励报酬制度,让员工趋利避害,主动积极申报职务成果。

   企业可针对职务成果的不同表现形式,保证职务成果完成人享有相应权利。例如,职务技术成果完成人至少享有: 署名权,即标明技术成果完成人真实姓名的权利;就其职务技术成果所产生的经济利益,获得单位奖励或报酬的权利;就单位转让职务技术成果时,以同等条件优先受让的权利。

三、建立和完善企业专利档案,完善专利申请著录项目审查制度

企业应当建立专利档案,包括从技术研发、试制、申请专利的原始文件、修改过程文件、专利申请受理通知书、专利证书、专利年费交费票据、专利变更文件一系列文件备份等。完备的企业知识产权档案,既可以识别企业本身拥有的全部知识产权,确定知识产权的权属,也可以严格监控市场动态,了解竞争对手最新的产品开发情况和侵权发生现状。当企业专利权受到挑战或威胁时,即可利用完备的专利档案,积极地组织起诉或应诉。

其次,企业还应完善专利申请著录项目审查制度。对专利申请中的申请人

部分企业在确定企业专利申请的发明人名单时,极其随意,常常将协助专利申请事务的人员也列入发明人名单,如本案被告一的情形,引发无风起浪的专利权权属纠纷。企业这种随意行为,也可能为将来的发明人奖励报酬纠纷埋下隐患。

还有部分企业发明人与申请人身份混同,导致企业专利利益流失的现象很严重。部分中小企业,企业的法定代表人通常也是企业的技术研发负责人,同时企业为了节省专利申请费用及维持费用,通常以企业法定代表人个人为专利申请人来取得专利权,同时将企业法定代表人与实际参加研发的其他员工共同作为专利发明人。企业认为这种专利申请万无一失,殊不知,这种形式的专利申请,恰恰在形式上完全符合自然人合作开发时部分合作开发人放弃专利申请权的情形,根据现行法律规定,合作开发的非职务发明创造的发明人,即使不是专利申请人,因其发明人的身份,就可以持有免费实施该非职务发明创造的权利,企业专利利益流失的隐患因此产生。

 

措施效果:

在本案中,虽然被告常州腾龙轻合金材料有限公司因自己的在专利申请过程中未严格审查发明人名单,引发这起无风起浪的专利权权属纠纷,但由于企业技术资料档案管理完备,为专利权权属之争提供了客观事实依据,这才为公司在诉讼中获得谈判和解的关键筹码,使原告江苏亚太轻合金科技股份有限公司撤诉结案,避免该诉讼对公司上市进程的干扰。

 

作者简介:

陈静:律师、专利代理人,南京知识律师事务所管理合伙人,专业从事知识产权法律事务十余年,专长机电领域专利申请、专利无效、专利诉讼及知识产权专项法律顾问服务现任南京市律协知识产权业务委员会主任,江苏省发明协会发明人维权工作委员会副主任,南京市科技法律咨询中心副主任,南京市“科技之星”专家法律顾问,南京市知识产权诉讼法律援助工作站副主任。2008-2010年度“南京市优秀律师”。联系方式:南京市新模范马路5号南京科技广场B9楼(www.cnip.cn), E-mail: chenj@cnip.cn


责任编辑:尚雅琼

 

 


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